Q.키운 브랜드를 다른 사람이 상표로 먼저 등록했다면 어떻게 대응하나요?

1. '먼저 쓴 사람'이 아니라 '먼저 등록한 사람'이 임자

청주에서 식당·카페·제조업을 하며 몇 년간 키워 온 상호를 어느 날 다른 사람이 똑같이 상표로 등록해 버리고, 오히려 "내 상표를 침해했으니 쓰지 말라"고 요구해 오는 일이 실제로 일어납니다. 브랜드가 알려질수록 표적이 되므로, 매출이 오르기 시작한 무렵이 가장 위험한 시기입니다. 이런 일이 가능한 이유는 우리 상표 제도가 선출원주의를 택하고 있기 때문입니다. 상표법 제35조 제1항은 동일·유사한 상품에 쓸 동일·유사한 상표를 두고 출원이 겹치면 먼저 출원한 자만이 등록받을 수 있다고 정합니다. 누가 먼저 사용했느냐가 아니라 누가 먼저 출원했느냐가 원칙적 기준입니다. 한 가지 바뀐 것을 짚어 둡니다. 상표 출원·심판을 관장하던 특허청은 2025년 10월 국무총리 소속 「지식재산처」로 승격됐습니다. 상표법 조문의 권한자도 지식재산처장으로 바뀌어 있으므로, 오래된 안내문에 적힌 「특허청」은 지금의 지식재산처로 읽으시면 됩니다. 심판을 담당하는 특허심판원과 그 심결을 다투는 특허법원(대전)의 구조는 그대로입니다. 선점당했다면 — 먼저 세 갈래를 잡는다 상담에서 가장 먼저 정리해 드리는 것이 이 지도입니다. 상대의 등록을 마주했을 때 쓸 수 있는 수단은 성격이 전혀 다른 셋으로 나뉘고, 어느 쪽이 유리한지는 상대가 왜 그 상표를 가져갔는지에 따라 갈립니다. ·무효로 돌린다 — 애초에 등록받을 수 없는 상표였다고 다투는 길입니다. 부정한 목적(제34조 제1항 제13호)이나 동업·거래관계를 통한 선점(제20호)이 근거가 됩니다. ·취소시킨다 — 등록 자체는 흠이 없더라도 3년간 쓰지 않았다면 없앨 수 있습니다(제119조 제1항 제3호). 브로커 상대로 가장 현실적인 수단입니다. ·동의를 받아 공존한다 — 싸우지 않고 상대의 동의를 얻어 나란히 등록하는 길입니다(제35조 제6항). 세 갈래는 배타적이지 않습니다. 무효심판과 불사용취소심판을 함께 걸어 두고 협상으로 푸는 방식도 실무에서 자주 씁니다.

2. 첫째 길 — 부정한 목적이면 무효로 돌린다

상표법 제34조 제1항 제13호는 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일·유사한 상표를, 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표는 등록받을 수 없다고 정합니다. 국내가 아니라 외국에서 알려진 것만으로도 근거가 된다는 점이 중요합니다. 대법원은 부정한 목적이 있는지를 판단할 때 상표의 주지·저명 또는 창작성의 정도, 두 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 내용, 그 밖에 양 당사자의 관계, 출원인이 그 상표로 사업을 구체적으로 준비했는지, 상품의 동일·유사성 내지 경제적 견련관계, 거래실정을 종합적으로 고려해야 한다고 정리했습니다(대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결). 구법 시절 사건이지만 부정한 목적을 가리는 요소는 그대로 통용됩니다. 판단 시점은 등록 여부를 결정할 때가 아니라 출원할 때입니다(제34조 제2항 단서). 그래서 "출원 당시에 내 브랜드가 어느 정도 알려져 있었는가"를 보여주는 자료가 승부를 가릅니다. 매출 추이, 광고 집행 내역, 언론 보도, 거래처와 주고받은 문서, 온라인 게시물의 작성 시점을 시간 순으로 묶어 두십시오. 등록 전이라면 출원공고 단계의 이의신청으로, 등록 후라면 무효심판으로 다툽니다.

3. 동업자·거래처가 가져갔다면 — 훨씬 강한 조항이 있다

실무에서 더 자주 만나는 것은 생면부지의 브로커가 아니라 가까운 사람입니다. 함께 사업하던 동업자, 그만둔 직원, 물건을 대주던 거래처가 어느 날 그 이름을 자기 앞으로 등록해 버리는 경우입니다. 이때는 제34조 제1항 제20호가 훨씬 강력합니다. 이 조항은 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 출원한 경우 등록받을 수 없다고 정합니다. 제13호와 달리 내 브랜드가 널리 알려져 있었음을 따로 입증할 필요가 없습니다. 관계가 있었고, 알았고, 그럼에도 출원했다는 것만 보이면 됩니다. "사용을 준비 중"인 단계까지 보호한다는 점도 눈여겨보실 대목입니다. 대법원은 외국 회사의 상표가 붙은 상품을 수입해 국내에서 팔아 온 판매업자가 그 상표를 자기 이름으로 출원해 등록받은 사안에서, 공급자가 국내에서 직접 상표를 쓴 적이 없더라도 국내에 유통될 것을 전제로 상품을 수출해 그 상표가 표시된 채로 국내에서 유통되게 했다면 제20호의 '타인이 사용한 상표'에 해당한다고 보아 등록을 무효로 했습니다(대법원 2023. 3. 9. 선고 2022후10296 판결). 거래관계를 통해 알게 된 브랜드를 가로챈 사안에서 실제로 권리를 되찾은 사례입니다. 거래처와의 관계가 국외에 걸쳐 있다면 제21호(조약당사국 등록상표를 관계자가 동의 없이 출원한 경우)도 함께 검토합니다.

4. 둘째 길 — 3년간 안 쓰면 취소시킨다

부정한 목적을 입증하기 어려운 경우에도 길이 남아 있습니다. 선점만 해 놓고 실제로 쓰지 않는 상표는 취소시킬 수 있습니다. 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자·전용사용권자·통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 지정상품에 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 않은 경우를 취소사유로 정합니다. 이 제도가 선점 대응에 특히 유용한 이유가 셋 있습니다. 첫째, 누구든지 청구할 수 있습니다. 취소심판은 원칙적으로 청구인 자격을 따지지 않습니다(제119조 제5항). 내가 그 상표와 이해관계가 있음을 먼저 증명해야 하는 부담이 없습니다. 둘째, 입증책임이 상표권자에게 있습니다. 피청구인이 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용했음을 증명하지 못하면 취소를 면할 수 없습니다(제119조 제3항). 내가 "상대가 안 썼다"를 증명하는 것이 아니라, 상대가 "썼다"를 증명해야 하는 구조입니다. 셋째, 정당한 이유의 문턱이 높습니다. 대법원은 취소를 면하려면 질병이나 천재 같은 불가항력, 법률에 의한 규제나 판매금지처럼 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적·외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 사용할 수 없는 상황이 지속되었음을 피청구인이 증명해야 하고, 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 같은 주관적·내부적 요인만으로는 취소를 면할 수 없다고 판시했습니다(대법원 2026. 3. 12. 선고 2024후11460 판결). 상대가 "사정이 있어 못 썼다"고 하는 변명은 대부분 여기서 막힙니다. 취소가 확정되면 그 상표권은 심판청구일에 소멸한 것으로 봅니다(제119조 제6항 단서). 지정상품이 여럿이면 그중 일부만 겨냥해 청구할 수도 있습니다(같은 조 제2항). 그리고 취소심판이 청구된 뒤 상표권을 포기하거나 취소 심결이 확정된 경우, 그 상표권자는 청구일부터 3년이 지나기 전에는 같은 상표를 다시 출원해도 등록받지 못합니다(제34조 제3항). 취소시켜 놓고 상대가 곧바로 재출원하는 것을 막는 장치입니다.

5. 셋째 길 — 동의를 받아 나란히 등록한다

2024년 상표법 개정으로 공존동의제가 도입됐습니다. 먼저 출원한 자로부터 상표등록에 대한 동의를 받으면 나중에 출원한 사람도 등록받을 수 있고(제35조 제6항), 이미 등록된 타인의 상표와 유사하다는 이유로 거절되는 경우에도 그 상표권자의 동의가 있으면 등록이 가능합니다(제34조 제1항 제7호 단서). 다만 동일한 상표를 동일한 상품에 쓰는 경우는 제외됩니다. 싸움이 아니라 협상으로 푸는 길이 생긴 것입니다. 상대가 브로커가 아니라 업종이 다른 선의의 사업자이거나, 무효·취소 사유를 입증하기가 애매한 경우에 특히 실익이 있습니다. 무효심판·불사용취소심판을 걸어 압박한 뒤 동의로 마무리하는 조합도 가능합니다.

6. 내가 먼저 썼지만 등록을 못 했다면 — 선사용권

상대의 등록을 없애기 어려운 상황이라면 최소한 계속 쓸 권리를 지키는 것이 목표가 됩니다. 상표법 제99조 제1항은 ①부정경쟁의 목적 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속 사용하고 있을 것, ②그 사용의 결과 타인의 출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있을 것이라는 두 요건을 모두 갖춘 자에게 그 상품에 대해 계속 사용할 권리를 인정합니다. 여기에 잘 알려지지 않은 조항이 하나 더 있습니다. 자기의 성명·상호처럼 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 쓰는 경우에는 위 ②의 인식 요건이 필요 없고 ①만 갖추면 됩니다(제99조 제2항). 자기 이름이나 상호를 그대로 간판에 걸어 온 자영업자에게 실질적인 의미가 있는 규정입니다. 다만 선사용권은 어디까지나 방어 수단입니다. 사용 범위가 종전 그대로로 묶여 확장이 어렵고, 상표권자는 출처 혼동을 막기 위한 표시를 하라고 요구할 수 있습니다(같은 조 제3항). 선사용권을 믿고 등록을 미루는 것은 위험합니다.

7. 등록 후의 권리 행사와 해외 선점

내가 등록을 마친 상태에서 타인이 무단 사용한다면 적극적으로 대응할 수 있습니다. 제108조는 동일·유사 상표를 동일·유사 상품에 쓰는 행위 등을 침해로 보고, 제109조는 손해배상을 인정합니다. 손해액은 침해자의 양도수량이나 이익액으로 추정할 수 있고(제110조 제1항·제3항), 사용료 상당액을 청구할 수도 있습니다(같은 조 제4항). 액수 관련 규정이 최근 몇 년 사이 크게 강화됐습니다. 법원은 고의 침해에 대해 인정된 손해액의 5배를 넘지 않는 범위에서 배상액을 정할 수 있고(제110조 제7항), 손해액 입증이 어려우면 1억 원, 고의적 침해면 3억 원 이하의 범위에서 법정손해배상을 청구할 수도 있습니다(제111조 제1항). 형사적으로는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금입니다(제230조). 실무에서는 침해금지 가처분으로 사용을 신속히 멈추게 한 뒤 손해배상과 고소를 병행합니다. 침해라며 합의금을 요구하는 내용증명을 받은 반대 입장이라면 폰트·이미지 저작권 합의금 대응의 판단 순서가 상표에도 대체로 통합니다. 해외는 별개입니다. 상표권은 나라마다 따로 등록해야 효력이 미치는 속지주의가 원칙이어서 국내 등록만으로는 중국·동남아에서 보호받지 못합니다. 수출이나 현지 진출을 준비하는 단계에서 마드리드 국제출원 등으로 진출 예정국에 미리 출원해 두어야 합니다. 일단 선점당하면 현지에서 무효·취소 절차를 거쳐 되찾는 데 수년과 큰 비용이 듭니다. 청주·충북의 사업자는 지식재산처와 한국지식재산보호원, 충북 지역지식재산센터의 지원도 활용할 수 있습니다. 상표가 아니라 기술·특허 쪽 분쟁이라면 특허 침해를 당했을 때 어떤 변호사를 찾아야 하는지를, 이미 등록된 상표를 쓰다 침해 통지를 받은 경우라면 명품 리폼과 상표권 침해를 함께 보십시오. 등록 뒤의 분쟁이 심판과 소송으로 번졌을 때 실제로 어떤 순서로 흘러가는지는 상표·특허 분쟁이 소송까지 가면 실제로 어떻게 진행되나요에 수행기로 정리했습니다. 조성욱 변호사의 관점 21년간 청주·충북에서 지식재산 사건을 다루며 본 것은, 선점당한 분들이 대개 "이제 끝났다"고 생각하고 상담을 미룬다는 점입니다. 그런데 실제로 손을 대 보면 상대가 등록만 해 놓고 아무것도 하지 않은 경우가 적지 않습니다. 그럴 때 불사용취소심판은 부정한 목적을 입증하지 않아도 되고 입증 부담도 상대에게 있어, 무효심판보다 훨씬 짧은 길이 됩니다. 다만 3년이라는 기간이 채워져야 하므로 언제 청구하느냐가 중요하고, 그 사이 상대가 형식적으로라도 사용 실적을 만들면 문턱이 올라갑니다. 변리사 자격을 함께 갖춘 입장에서 보면 출원 전략과 분쟁 대응을 따로 두지 않고 처음부터 한 흐름으로 설계하는 것이 결정적입니다. 심판은 지식재산처 특허심판원에서, 그 불복은 특허법원에서 진행되는데 이 경로를 처음부터 염두에 두고 증거를 모으는 것과 나중에 급히 맞추는 것은 결과가 다릅니다.

8. 법률사무소 信의 대응

법률사무소 信은 변호사이자 변리사인 조성욱 변호사가 상표 사건을 직접 맡습니다. 첫째, 의뢰인의 브랜드 사용 이력과 상대의 등록·사용 실태를 조사해 무효·취소·공존 중 어느 길이 유리한지 진단합니다. 둘째, 출원 당시를 기준으로 한 인식 자료와 상대와의 관계 자료를 시간 순으로 정리해 이의신청·무효심판을 준비합니다. 셋째, 상대가 쓰지 않는 상표라면 불사용취소심판으로 짧게 끊습니다. 넷째, 협상이 나은 사안은 공존동의를 끌어내 등록으로 마무리합니다. 다섯째, 침해를 당한 경우 가처분과 손해배상·고소를 병행합니다. 여섯째, 해외 진출 기업에는 진출국 선출원과 국제출원으로 선점을 예방합니다. 브랜드를 지키는 일은 늦을수록 비용이 커집니다. 청주·충북에서 상표 문제로 곤란을 겪고 계시면 법률사무소 信(☎ 043-291-5555)으로 연락 주시기 바랍니다.