Q.청주에서 키운 브랜드를 다른 사람이 상표로 먼저 등록했다면 어떻게 대응하나요?

1. '먼저 쓴 사람'이 아니라 '먼저 등록한 사람'이 임자

청주에서 식당·카페·제조업을 하며 몇 년간 키워 온 상호를 어느 날 다른 사람이 똑같이 상표로 등록해 버리고, 오히려 "내 상표를 침해했으니 쓰지 말라"고 요구해 오는 일이 실제로 일어납니다. 최근에는 K-브랜드의 인기가 높아지면서 국내외에서 남의 브랜드를 먼저 선점해 로열티를 요구하는 이른바 상표 브로커 문제가 빠르게 늘고 있습니다. 한국지식재산보호원 집계로도 해외에서의 무단 선점 의심 사례가 2021년 약 5천 건에서 2024년 약 9천5백 건으로 두 배 가까이 급증했습니다. 이런 일이 가능한 이유는 우리 상표 제도가 선출원주의를 택하고 있기 때문입니다. 즉 같은 상표를 두고 다투면 누가 먼저 사용했느냐가 아니라 누가 먼저 특허청에 출원했느냐가 원칙적 기준이 됩니다. 그래서 브랜드가 알려지기 전에 등록을 마쳐 두지 않으면 애써 키운 이름을 빼앗길 수 있습니다.

2. 상표권의 기본 구조

상표법 제35조는 동일·유사한 상표가 경합할 때 먼저 출원한 자가 등록을 받는다는 선출원주의를 정합니다. 등록을 받으려면 식별력 등 일정 요건을 갖춰야 하고(제33조), 일정한 경우에는 아예 등록을 받을 수 없습니다(제34조). 여기서 중요한 것은, 등록되지 않은 상호·브랜드라도 무조건 무방비 상태인 것은 아니라는 점입니다. 상표법은 선출원주의의 부작용을 막기 위해 여러 안전장치를 두고 있어서, 먼저 사용해 온 사람이 활용할 수 있는 길이 남아 있습니다.

3. 누군가 내 브랜드를 먼저 등록한 경우

타인이 내가 써 온 브랜드를 먼저 등록했다면, 상황에 따라 다음 수단을 검토합니다. 첫째, 부정한 목적의 출원을 다툽니다. 상표법 제34조는 국내외에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려진 상표와 동일·유사한 상표를 부정한 목적으로 출원한 경우 등록을 받을 수 없도록 정합니다. 남의 신용에 무임승차하거나 정당한 사용자에게 손해를 입히려는 의도가 인정되면, 등록 전에는 이의신청으로, 등록 후에는 무효심판으로 그 상표를 다툴 수 있습니다. 둘째, 사실관계와 증거를 정리합니다. 내가 그 브랜드를 언제부터, 어떤 범위에서 사용해 왔고, 상대방이 그 사실을 알고 출원했는지를 보여주는 자료가 핵심입니다. 사용 시점·매출·광고·거래 내역이 부정한 목적과 주지성을 입증하는 토대가 됩니다.

4. 내가 먼저 써 왔지만 등록을 못 한 경우 — 선사용권

이미 타인이 적법하게 등록을 마쳐 무효로 돌리기 어려운 경우라도, 내가 그 등록 출원 전부터 부정경쟁의 목적 없이 국내에서 계속 그 상표를 사용해 일정 수요자에게 알려졌다면, 상표법 제99조의 선사용권에 따라 종전 범위 안에서 계속 사용할 수 있는 여지가 있습니다. 다만 선사용권은 요건이 까다롭고 사용 범위가 제한되므로, 이를 믿고 등록을 미루는 것은 위험합니다. 어디까지나 등록을 놓쳤을 때의 방어 수단으로 이해하셔야 합니다.

5. 등록 후 침해를 당했을 때

반대로 내가 상표권을 등록해 둔 상태에서 타인이 동일·유사 상표를 무단으로 사용한다면, 적극적으로 권리를 행사할 수 있습니다. 상표법 제108조는 등록상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 상품에 사용하는 행위 등을 침해로 보고, 제109조는 그로 인한 손해배상을 청구할 수 있도록 합니다. 나아가 제230조는 상표권 침해를 형사처벌 대상으로 규정합니다. 실무에서는 침해금지 가처분으로 사용을 신속히 멈추게 한 뒤, 손해배상과 형사 고소를 병행하는 전략을 자주 씁니다.

6. 해외 선점 — 청주 수출기업의 골든타임

청주·충북의 제조·식품 기업이 해외로 진출할 때 가장 자주 부딪히는 문제가 현지 브로커의 상표 선점입니다. 상표권은 나라마다 따로 등록해야 효력이 미치는 속지주의가 원칙이어서, 국내에 등록했다는 사실만으로 중국·동남아에서 보호받지 못합니다. 따라서 수출이나 현지 진출을 준비하는 단계에서 마드리드 국제출원 등을 활용해 진출 예정국에 미리 출원해 두는 것이 핵심입니다. 일단 선점당하면 현지에서 무효·취소 심판을 거쳐 되찾는 데 수년과 큰 비용이 들기 때문에, 브랜드가 알려지기 전의 선제적 출원이 가장 경제적입니다.

7. 청주·충북 지역의 상표 보호 자원

청주·충북의 사업자는 특허청과 한국지식재산보호원, 충북 지역지식재산센터 등을 통해 상표 출원·해외 선점 대응에 관한 지원을 받을 수 있습니다. 다만 이런 공적 지원은 일반 안내에 그치는 경우가 많아, 실제 분쟁이나 전략적 출원이 필요한 단계에서는 출원 단계부터 침해 대응까지 일관되게 설계해 줄 전문가의 조력이 효율적입니다. 조성욱 변호사의 관점 법률사무소 信에서 21년간 청주·충북 지역의 지식재산 사건을 다루며 본 결정적 분기점은, 상표 분쟁의 승부가 대부분 '출원 시점'에서 이미 갈린다는 것입니다. 이 분야 상담에서 사업자분들이 가장 자주 놓치는 부분은, 가게나 제품이 잘되기 시작한 뒤에야 상표를 알아보다가 이미 누군가 선점한 사실을 발견하는 것입니다. 브랜드가 알려질수록 선점의 표적이 되므로, 매출이 오르기 전 비용이 적게 들 때 출원을 마쳐 두는 것이 가장 확실한 방어입니다. 변리사 자격을 함께 갖춘 입장에서 보면, 출원 전략과 분쟁 대응을 분리하지 않고 처음부터 한 흐름으로 설계하는 것이 권리를 지키는 핵심입니다.

8. 법률사무소 信의 대응

법률사무소 信은 변호사이자 변리사인 조성욱 변호사가 직접 다음과 같이 대응합니다. 첫째, 의뢰인의 브랜드 사용 현황과 경쟁 상표를 조사해 출원 가능성과 충돌 위험을 진단합니다. 둘째, 식별력과 등록 가능성을 검토해 거절을 줄이는 출원 전략을 세웁니다. 셋째, 타인이 부정한 목적으로 선점한 상표는 이의신청·무효심판으로 다툽니다. 넷째, 침해를 당한 경우 침해금지 가처분과 손해배상·형사 고소를 병행해 권리를 회복합니다. 다섯째, 해외 진출 기업에는 진출국 선출원과 국제출원으로 선점을 예방합니다. 상표·브랜드 보호가 필요하시면 법률사무소 信(☎ 043-291-5555)으로 연락 주시기 바랍니다.